Caso Gradiente vs Apple. Quem tem razão?

Foi a Gradiente anunciar o lançamento do seu smartphone chamado Gradiente iphone que a empresa virou piada internacional. Ora, uma empresa brasileira usando o nome mundialmente conhecido para vender é algo que beira o absurdo, não é mesmo? Não é bem assim.
iphone da Gradiente

Apple e o registro de seu iPhone

Apple anunciou o iPhone em 9 de janeiro de 2007 e o lançou em 29 de junho no mercado estadunidense. O pedido de registro foi feito em 2006 no Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos.

Aí já começava o problema para a Apple. Apesar da fazer o depósito do registro, o nome "IPHONE" já estava registrado desde 1996 pela Cisco. Foi preciso fazer um acordo, afinal, quem registrou primeiro, tem o direito, não é verdade? Seria algo grotesco se a Apple, só por ser ela, ter o direito de usar a marca que outro registrou.

Gradiente e o registro de seu iphone

A empresa brasileira Gradiente também registro a marca "iphone". Em 2000, seis anos antes da Apple, a brasileira já havia entrado com o depósito do pedido de registro e no mesmo ano lançou aparelhos "iphone Web Series". Em 2008 conseguiu o registro em definitivo.

Então não há o que argumentar. Gradiente depositou o pedido seis anos antes da Apple, sendo que conseguiu validar o registro e até mesmo lançou um produto com a marca "iphone" antes da empresa norte americana. Legalmente, ainda, pouco importa qualquer variante e diferenças, pois o registro engloba tudo, sendo então "iphone", "iPhone", "G iphone" ou qualquer similaridade uso exclusivo da Gradiente.
Gradiente iphone Web Series lançado em 2000

Marca é de quem registra ou usa primeiro



O que regula marcas no Brasil é a Lei nº 9279 de 1996, mas especificamente o "Título III" da referida norma, que também é conhecida como Lei de Propriedade Intelectual (LPI).

De acordo com o art. 129, quem consegue o registro primeiro tem o direito de uso exclusivo no país. É o Princípio da Anterioridade. Ninguém poderá ter marca igual ou semelhante no mesmo segmento de mercado. Se a Gradiente registro a marca "iphone" para aparelhos de comunicação, então ninguém pode ter no país essa marca. Quem registrou marca em outro mercado, pode usar sem problemas, como acontece com a marca de pneus Continental e a marca de fogões Continental.

Pode-se ter o pensamento "o depósito foi feito em 2000, mas a marca foi concedida em 2008". Ora, não pode a empresa ser prejudicada pela demora do órgão examinador. As jurisprudências do STJ garantes direitos e deveres ao depositante.

Além do mais, como escreve a Ministra Nancy Andrighi (REsp 1032104/RS) que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Brasil vigora o sistema declarativo de proteção de marcas e patentes, que prioriza aquele que primeiro fez uso da marca, constituindo o registro no órgão competente mera presunção, que se aperfeiçoa pelo uso (REsp 964.780/SP, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJe de 24.09.2007). Ainda, citando Gama Cerqueira:
Quanto às marcas, dissemos, então, que o registro ou depósito, prescrito ou facultado pela lei, não tem o efeito de originar a sua propriedade, a qual se adquire pela ocupação, advertindo, porém, que a proteção legal dessa propriedade pode subordinar-se essencialmente ao registro, ou independer dessa formalidade administrativa, conforme o sistema adotado no direito de cada país (Tratado da Propriedade Industrial . v. II, T. II, Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2010, p. 61).

 Ou seja, a Gradiente usou em 2000, garantindo seu direito de usar como bem entende em 2012.

Apple pode usar a marca iPhone ao mesmo que a Gradiente

Contrariando o registro e até o Princípio da Especialidade, do domínio sobre a marca no segmento de mercado, a Apple pode sim usar a marca iPhone, mesmo que a Gradiente tenha o registro e tenha usado primeiro, e a pode até impedir que outras empresas, em ramo de mercado diferente, use.

A Lei nº 9279/96 foi baseada na Conversão de Paris, na qual o país é signatário. Portanto, tem-se disponível a possibilidade de garantir direitos a marcas notoriamente conhecida. No art. 126 da LPI diz:
A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.
Quando trata-se de marca que realmente todos lembram no segmento de mercado, como Windows ou Linux. Essas marcas são protegidas de forma especial, para que outras empresas não explorem de maneira antiética, a fim de tirar vantagem da fama da outra. Elas não precisam de depósito ou registro no Brasil para serem protegidas.

Então, a Apple tem uma proteção especial para a marca iPhone, por ser mundialmente reconhecida. E por ser notoriamente reconhecida, não há possibilidade de confusão das marcas da Apple e Gradiente.

Portanto, pode-se usar a mesma lógica do caso das industrias de bebidas Indústrias Muller de Bebidas Ltda (brasileira) e Miller Brewing Company (estadunidense). A fabricante brasileira tinha o registro da marca Miler de cachaça e a norte americana queria anulação por sua cerveja Miller ser notoriamente conhecida.

O que foi decidido pelo STJ (REsp 1079344/RJ) foi que as duas empresas poderiam usar a marca Miler/Miller (ou qualquer variante) simultaneamente, por ser uma a marca notoriamente reconhecida e a outra deter o registro, não causando confusão no consumidor, não fazendo qualquer uma empresa agir de maneira parasitária:

Com efeito, a marca de cervejas MILLER é mundialmente conhecia em seu ramo de atividades, sendo certo que suas atividades se iniciaram ainda no século XIX. É para situações como essa que foi incluída a aludida proteção na Convenção Unionista de Paris, sem sombra de dúvidas relevante marco na proteção da propriedade intelectual. Portanto, não interessa determinar anterioridade de registro ou caducidade, poque a marca é notoriamente conhecia.
(...)
Ainda:

Em última análise, não havendo possibilidade de erro ou confusão do consumidor, não há o que proteger.
Inexistindo, pois, óbice à convivência entre as marcas "MILLER", da recorrida, e "MULLER FRANCO" e "MILLER", da recorrente, nego provimento ao recurso especial.
Portanto, usando analogamente os conceitos e a argumentação do caso mostrado, é possível que Apple iPhone e Gradiente iphone possam conviver no mercado, legalmente e sem prejudicar o consumidor.

Um comentário:

  1. Só há um detalhe no texto que eu discordo, a "marca" iphone só se tornou "notória" DEPOIS do pedido de registro da marca pela Gradiente, então, não aplica-se esse dispositivo em favor da Apple, porém, pode ser aplicado em favor da própria Gradiente e CONTRA a Apple.

    Não podemos esquecer que a Gradiente, nesta época, ainda era uma empresa de grande porte, ela foi uma das primeiras fabricantes de celulares do País, entre outros produtos e, portanto, tratava-se de empresa NOTÓRIA em seu segmento (de eletrônicos e telefonia), portanto, quem corre risco (duplo) é a Apple!


    Recentemente escrevi um artigo sobre isso e devo escrever outro em breve, não vou postar para não ser considerado spam.

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